Достаточно часто в практике возникает ситуация, при которой юридические лица регистрируют товарный знак про запас, с целью использовать его в будущем, полагая при этом, что такой бренд отнныне пользуется абсолютной и бессрочной защитой. Однако законодатель установил, что правообладатель обязан не просто зарегистрировать, а использовать свой товарный знак. Так, ГК РФ (п.1, 4. ст. 1486 ) установлено, что в случае, если товарный знак не используется компанией более трех лет после его регистрации, то лица, заинтересованные в регистрации аналогичного товарного знака, могут обратиться в судебный орган и добиться прекращения правовой охраны такого товарного знака. Возникает вопрос: о каких мерах правовой защиты необходимо заранее позаботиться правообладателю, чтобы его конкуренты не могли аннулировать его товарный знак по причине неиспользования?
Ранее споры о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака рассматривались Палатой по патентным спорам (подразделение ФГУ ФИПС Роспатента). С конца 2011 года такие споры рассматриваются арбитражными судами ( в соответствии с постановлением Пленума ВАС РФ от 08.10.12 № 59 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием Федерального Закона от 08.12.11 № 422-ФЗ), однако в скором времени рассмотрение данного вида споров перейдет в компетенцию суда по интеллектуальным правам, когда тот начнет действовать.
Для начала нужно определить, что именно входит в понятие «испольщование товарного знака». Судебная практика на протяжении долгого времени не всегда признавала фактическое использование товарного знака «использоваием» в юридическом смысле. Согласно ГК РФ ( п.2, ст.1486) под использованием следует понимать : 1) проставление товарного знака на товаре или упаковке самим правообладателем; 2) Использование аналогичного товарного знака другим лицом по лицензионному соглашению; 3) использование аналогичного товарного знака другим лицом, но под контролем правообладателя. Большинство споров судебной практики возникает именно из двух последних случаев. Например, зачастую в документах отсутствуют какие-либо необходимые условия либо не представлено достаточное количество дкоазательств факта контроля правообладателя за использованием товарного знака. При этом судебная практика не выделила четких критериев такого контроля.
В коммерческой практике очень важно документально оформить отношения между правообладателем и компанией, которая будет заниматься нанесением товарного знака на упаковку. Самым удобным и надежным способом является заключение лицензионного соглашения. Особое внимание следует уделить правильному офрмлению и регистрации такого лицензионного соглашения. Так, например ,суд может признать лицензионный договор недействительным .в связи с чем также признать и недоказанность факта использования товарного знака. ( п.2.ст1235 ГК РФ, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.05.08 № 09 – АП -18111/2007-АК). А в случае, если в Соглашении не прописаны условия о размере вознаграждения лицензиара или порядке его определения, суд также может не признавать факт использования товарного знака другой компанией. При этом, ВАС РФ в своем определении от 19.07.11 « ВАС-8470/11 указал, что если между сторонами и вовсе отсутствует лицензионное соглашение, то наличие каких-либо связей между правообладателем и компанией, которая фактически использовала данный товарный знак, не повлияет на решение суда.
Следует отметить еще один важный нюанс: компания, которая использует товарный знак должна испольщзовать его именно в том виде, в каком он зарегистрирован. Судебная практика (к примеру, определение ВАС РФ от 22.12.11 № ВАС – 15990/11) показывает, что если при нанесении товарного знака используется этикетка, которая существенно отличается от него, то данное использование не подпадает под юридическое понятие «использование», а значит, товарному знаку защита предоставляться не будет.
В случае же, если лицензионное соглашение не заключено, существует еще один способ доказывания подтвердить, что фактически товарный знак использовался с согласия и под контролем правообладателя. Четкие критерии нигде не обозначены, поэтому в ход идет все, что тем или иным образом способно подтвердить наличие отношений между правообладаетелм и компанией, которая использовала товарный знак. Например, одно из дел арбитражного суда касалось спора товарного знака в виде этикеток: был заключен лицензионный договор, однако лицензиатом использовалась лишь часть элемента этикетки - словесное обозначение. Судья посчитал, что такое словесное обеспечение полностью воспроизводит спорный товарный знак и посчитал, что обстоятельства дела свидетельствуют об опосредованном использовании товарного знака правообладателем, несмотря на то, что само словесное обозначение не являлось предметом лицензионного договора (определение ВАС РФ от 18.04.12 № ВАС-4005/12).
Правообладателей также спасает положение законодательства, устанавливающее, что только заинтересованные лица могут подавать заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (п.1.ст1486 ГК РФ). Как установлено п.1,2 Информационного письма Роспатента от 20.05.2009 № 3 «Об определении заинтересованности лица , подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» заинтересованным лицом признается лишь юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, использующие товарный знак. Физические лица или компании, которые оказывают юридические услуги и действуют в интересах третьих лиц, под данную категорию не подпадают. Как правило, суды признают заинтересованными лицами производителей однородных товаров, которые имеют реальное намерение использовать спорный торговый знак в своей деятельности. Например, подготовительные действия к использованию торгового знака, разработка маркетинговой стратегии, подача заявки на похожий товарный знак – все это может являться доказательством заинтересованности. Однако, если суд не признает какое либо лицо заинтересованным в споре, то это обстоятельство является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении охраны товарного знака. При этом не является необходимым исследование вопроса о том, используется ли данный спорный товарный знак фактически (определение ВАС РФ от 17.10.11 № ВАС – 13329/11).
Адишова Алина
Вверх
